?抵觸申請有時候也是好證據;
?同族專利不同版本的差異點要好好審視;
?原專利背景技術中公開內容竟然暴露了發明點;
?期刊文獻雜志的廣告頁別忽略;
?產品促銷廣告宣傳中暗藏專利技術;
?網絡證據太重要!——YouTube中關聯視頻也要看!
發明、實用新型和外觀的無效檢索有什么不同的特點?
外觀設計檢索時針對的是附圖,所以檢索字段比較少。
在檢索的時候,專利庫和外網的專利庫都有很多對比文件,首先要在專利數據庫里用洛迦諾分類加上關鍵詞組合去檢索。
其次是在網絡上查詢一些相關產品的圖,企業會提前會讓產品參加展會或者做一些宣傳,在展會之后根據情況再決定哪個產品申請專利,這樣就相當于提前公開。
另外,外觀設計檢索還可以參考專利庫里面新型和發明的附圖。
發明和實用新型在無效檢索方面沒有太多區別,一般是用分類號和關鍵詞組合表達去檢索,但是還是存在一些差別。
發明是經過實質審查然后授權的,保護范圍比新型小,找到對比文件的可能性比新型低,發明無效要比新型無效困難,檢索時考慮的情形要多一些,花費的時間也要更長。此外還可以找到一些有效信息加以利用,比如引證文件和國外的同族專利。發明的引證文件可以看出審查員的思路,實際檢索中可以繞開審查員的思路,對我們的檢索策略作出調整。
發明和新型在結構檢索瀏覽方面也沒有太多區別。
結構類的專利瀏覽圖居多,所以檢索圖的時候檢索詞不需要很精確。如果檢索結果不理想,我們可以把一些檢索詞省略掉擴大檢索范圍,快速瀏覽附圖,通過大量瀏覽找到對比文件。
而方法類專利的檢索主要是進行文字瀏覽,所以檢索詞不能像結構類一樣不精確或者是忽略。
此外方法類專利可能涉及到一些操作方法或者理論性較強的內容。涉及到操作方法可能要查詢軟件的操作手冊、網絡上文章的介紹等等。
如果是理論性較強的可以考慮期刊文獻。
總之不管是新型、發明還是外觀專利,檢索的時候掌握好檢索理論、熟練檢索工具的運用是基本的要求。
無效證據檢索如此重要,影響無效檢索結果的因素有哪些?需要什么樣的流程來保障?
1)對于幾次無效不掉的疑難無效案件,最重要的因素其實是人,需要實際做檢索的人耐得住寂寞,你要相信即便它的幾十個同族都授權了,證據依舊是存在的。
另外,在無效檢索中還有兩個極端的誤區,有些人陷入一個點中,踩出一個很深的水坑,擴展不出去;另外有些人又不敢用關鍵詞限定,就限定一個領域,漫無邊際的去瀏覽,這兩種情況都是無效檢索的大忌。
2)無效檢索既要有邏輯性,又要大膽的“蒙”,蒙不到的時候要快速調整,對實際無效檢索的作業人員要求很高。
無效檢索的保障就是各種檢索工具和素養,需要能非常熟練的使用外文檢索、分類號檢索、關鍵詞限定等等、引證被引證專利、語義檢索等等各種工具的復雜交叉應用,這種能力需要在成百上千的案件磨練中去沉淀和積累。對于疑難的無效檢索案件,甚至需要梳理清楚技術路線的發展,最原始的技術來源,每一步的技術改進是如何一步步演變的等等,其實往往一個疑難的無效案件檢索就是一個小型的分析項目,梳理出清晰的技術脈絡是很重要的,需要檢索的不僅僅只是專利,網絡、廣告、使用手冊等等都很重要。
3)檢索不是萬能的,一定是有領域限制的,擅長半導體、電學等領域檢索的人檢索化合物結構式就不一定能檢得到。當然,檢索的全面性也很重要,尤其是發明專利的無效檢索往往拼的是外文數據的檢索、以及期刊網絡信息等的檢索能力。
通常無效檢索都是單兵作戰,但是面對疑難案件的無效檢索,往往需要團隊協作,比如復雜的通信領域案件,可能需要背對背檢索,技術復雜程度高,從不同的方向去攻克,團隊成員間看到了需要相互提醒。
4)拿到一個無效檢索,有些時候已經不是原始的權利要求了,部分案件是經歷了一次無效、二次無效等等,首先需要確認好針對的權力要求到底是哪些,已有的證據是哪些,審查員用了哪些,哪些證據被認可哪些不被認可,同族情況如何等等,先要梳理好證據。
其次需要和委托方一起去商討對于案件的理解,弄清楚技術本質,在理清證據清單的基礎上尋找檢索的方向,在檢索過程中需要定期反饋證據,及時調整方向,一步步逼近目標,做好無效檢索過程中的及時溝通是最終成功的關鍵。
無效檢索是需要作業人員的技能、品質(耐得住寂寞)、數據庫三者結合的,檢索其實就是走流程,把所有可能都走過了,最后大部分案件都能干掉至少一條權利要求。
同時,還需要時間做保證,大部分無效檢索案件的周期是兩周,疑難案件差不多一個月左右見分曉。
數據庫中數據的完整性、檢索算法的支持度和準確性等等都會影響無效檢索的結果,incoPat在這些方面,可以給我們哪些保障呢?
數據的完整性是檢索的基礎,如果數據有缺失的話用再復雜的檢索策略也檢索不到我們想找到的證據。所以在使用數據庫前一定要清楚數據庫專利的數據覆蓋范圍。incoPat的數據都是從官方或者商業機構采購而來,那么通過incoPat 來檢索可以保證檢索的全面性。
另外使用全文搜索來檢索國外的專利時,既可以使用英文也可以使用系統翻譯好的中文。
現在機器的翻譯技術在不斷地發展和進步,最新基于神經網絡的翻譯可以把句子翻譯得很流暢,同樣在專業詞匯方面準確性也很高。在某些領域如果大家對英文關鍵詞不太熟悉,用中文關鍵詞也可以進行檢索。
有些專家在檢索一個新領域會有一個比較好的策略,在這里可以分享給大家:先用中文檢索找到英文文獻,然后擴展相關的英文關鍵詞再來檢索。
在算法方面除了我們常規會用到的and/ or/not這些邏輯算符,專業用戶會用到一些高級算法來提高準確性,降低找證據過程中的閱讀數量。比如說用and連接符檢索出來的結果很多,那么可以考慮用臨近算符wn來限定兩個關鍵詞之間的距離和位置關系。同樣可以用同同句算符s或者同段算符p,這樣檢索的相關度會得到比較好地保障,更快定位到目標文獻。
無效的案例一般都很重要,所以專家在檢索時用的檢索式也比較長。現在incoPat檢索式的范圍最多可以支持一萬五個字符,完全可以不用擔心檢索時長度有所限制。
數據庫整個的準確性其實是無效檢索很重要的一個保障,我們建議專家在檢索前一定要對數據庫的檢索范圍、相應的檢索功能有一個全面的掌握,這樣在具體檢索時才能使檢索效果持續提升。
專利無效宣告中,無論發明、實用新型、還是外觀專利的無效,都會涉及網絡證據,但網絡證據有存真實性還有時間不易確定性等等問題。那么,在實務中,不同類型網絡證據是如何認定的,證明力如何呢?
無效經常會用到網絡證據,尤其是外觀設計無效,有四成的外觀設計用到網絡證據。我們平時接觸的一些案例也是通過網絡證據來無效成功的,那么網絡無效證據主要有哪一些呢?
在實踐當中經常用到的比如優酷視頻、騰訊視頻、抖音、阿里巴巴交易平臺、微信公眾號朋友圈、各個門戶網站的新聞報道、新浪微博、百度貼吧、QQ空間、論壇。
對于這些網絡證據在無效當中到底能不能承認,主要考慮真實性和公開性的問題。關于真實性的問題,復審和無效審理部可以接受的方式主要有兩種:第一是公正,第二是在進行口審時可以演示。
一般為了防止口審時證據找不到,我們都采取公正的方式。關于公開性的問題,主要考慮的是網絡證據的修改可能性以及公開時間能否準確認定的問題。
根據代理的一些案子我們總結了目前網絡證據的使用情況,大概可以分為以下四類:
1)網站規則比較確定,已經有比較明確的結論。比方說,淘寶的交易快照根據淘寶規則是不可修改的,所以一般淘寶快照的時間可以作為公開時間,無效過程中會認可。
公眾號文章只能刪除不能修改,所以公眾號文章也可以認評。
2)網站規則有變化,需要進行區別對待。比方說新浪微博之前的發布公開范圍只能修改一次,公開可以轉成私密,但是私密不能轉為公開。因此在以前微博發布時間就是公開時間。但是在2017年12月12號微博上線了一個修改編輯功能,那么在這之后的新浪微博是否可以用做網絡證據就要進行一個證明。
3)網站規則不明確,需要雙方去舉證證明。比如一些不太常用的載體網站,需要雙方共同證明網站的運行機制和可修改性,進而確定網絡證據是否可用。
4)隨著載體功能變化,之前是完全不認可,現在是選擇性認可,這類案件主要涉及朋友圈。
在2018年有一個外觀設計案件,無效訴訟從朋友圈的功能定位、權限設定去判斷,認為朋友圈是私人性質的社交平臺,添加好友需要驗證,公開權限可以修改,所以判斷不能作為無效證據。
2019年對于朋友圈能否作為無效證據有所松動。
2019年同樣有一個外型設計的案子,法院認為微信用戶發布朋友圈是為了推銷產品,認定構成專利法意義上的公開。
網絡證據是否可以作為證據,要看是否滿足審查指南規定的已經處于公眾想知道就可以知道的狀態,在圍繞這個原則上論證是否可以修改、修改動機等等。
報告中分析了專利無效的一些常用的理由,比如新創性、公開不充分、不清楚不支持等等。那么,在專利無效宣告實務中,律師一般要如何選無效理由?
主要依據三個準則,全面,準確,重點突出。
1)全面
根據專利法實施細則第六十五條,列出了所有的無效理由。要逐一分析這些理由是不是可以用,不能遺漏任何可能的理由。
有些案件的無效理由本來是作為輔助理由,最后卻是由這個證據來把專利無效掉的。
2)準確
所用到的理由和條款要匹配,正確使用得當。比如當抵觸申請作為對比文件時,那無效請求的理由應當用專利法第二十二條第二款。
但是當在提無效請求時寫成了專利法第九條第一款(重復授權),或者用抵觸申請結合其他證據去評創造性(抵觸申請只可以評新穎性不可以評創造性)。
那么對于第一種情況,是允許請求人口審時變更理由的;如果是第二種情況,需要放棄證據以及和證據相關的所有證據組合。
3)重點突出
抵觸申請所有可能的理由都要提,但不是平均分配,要突出重點、有所分配。常用的理由包括創造性不清楚不支持、公開不充分以及新穎性。創造性不清楚不支持是二十四條第四款提到的,前半句是“全面要求書應當以說明書為依據”,指的是支持的問題;后半句為“清楚簡要地說明專利保護的范圍”,指的是清楚的問題。
那么選擇無效理由時就要說清楚是不支持還是不清楚。